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Las llamadas “prohibiciones relativas” impiden el registro de marcas por la existencia de derechos por parte de terceros, con los que la marca puede entrar en conflicto.
Sin embargo, a diferencia de las prohibiciones absolutas (recogidas en el artículo 5 de la Ley de Marcas), en las que se impide por completo el acceso al registro, en las prohibiciones relativas, será necesario que el tercero que se considere perjudicado presente la correspondiente oposición o interponga ante los tribunales una acción de nulidad. Los artículos 6 a 10 de la LM recogen las prohibiciones relativas.
Marcas anteriores
El artículo 6.1 de la LM prohíbe el registro de marcas que sean idénticas a marcas anteriores para los mismos productos, o que puedan generar un riesgo de confusión con la marca anterior.
El concepto de “marca anterior” se delimita en el artículo 6.2: Se entienden por marcas anteriores tanto las registradas en España, como las comunitarias y las internacionales, las que están en fase de solicitud y las marcas no registradas que sean notoriamente conocidas en España.
Marcas idénticas: Si la marca es idéntica, no es necesario que exista riesgo de confusión. Un signo se considera idéntico cuando reproduce, sin adiciones ni modificaciones todos los elementos que constituyen una marca, o cuando considerados en su conjunto, la diferencias son tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas para un consumidor medio. Se requiere además que los productos o servicios sean idénticos.
Riesgo de confusión: El apartado b) del artículo 6.1 se refiere a los signos semejantes, en productos o servicios similares que puedan provocar un riesgo de confusión en el público por asociación con la marca anterior. Por público se entiende el “consumidor medio”, entendiendo por éste al “normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz”.
La semejanza puede ser conceptual, fonética, gráfica o. Es recomendable realizar un estudio detallado, sobre la base de la jurisprudencia en otros casos para poder prevenir problemas.
La similitud de los productos o servicios se debe analizar teniendo en cuenta factores como su naturaleza, destino, utilización y carácter competidor o complementario”.
El riesgo de confusión comprende tanto el caso de “equivocación” directa, como la asociación errónea entre marcas.
Nombres comerciales anteriores
Esta prohibición se recoge en el artículo 7 de la Ley de Marcas: No pueden registrarse como marcas signos idénticos a nombres comerciales anteriores, ni signos idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior con idénticas o similares actividades que puedan generar una confusión directa o indirecta por asociación.
Se entienden como nombres comerciales anteriores los registrados con fecha anterior y los solicitados con anterioridad, siempre que éstos lleguen a concederse.
Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados
El artículo 8 de la LM prohíbe el registro de signos idénticos o semejantes a una marca o nombre comercial notorios o renombrados en España, aunque sea para productos no similares, pues su uso podría indicar una conexión (errónea) que pudiese perjudicar el carácter distintivo de los signos “notorios o renombrados” o permitir un aprovechamiento indebido sobre éstos.
Otros derechos anteriores
El artículo 9 de la LM sr refiere a los casos en los que se produce un conflicto con otros derechos privados correspondientes a otras personas: Se pretende proteger los derechos de la personalidad, como el nombre, apellidos, pseudónimo o cualquier otro signo que identifique a una persona distinta del solicitante, los derechos de propiedad intelectual e industrial y los derechos derivados de nombres comerciales y denominaciones sociales anteriores con los que se pueda producir confusión.
Marcas de agentes o representantes
Por último, el artículo 10 de la LM prohíbe que un representante o agente de una marca en un estado miembro de la Convención de París o de la Organización Mundial de Comercio registre la marca a su nombre sin la autorización por su legítimo titular. Se aplica a cualquier tipo de distribuidor, intermediario, franquiciado o incluso licenciatario de una marca.
En definitiva se trata de un tema complejo en el que es conveniente asesorarse adecuadamente para evitar problemas posteriores: una vez lanzado un producto e invertida una cantidad de dinero en una marca nueva, una acción reivindicatoria o de nulidad de registro puede suponer un quebranto importante para cualquier empresa.
