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Cualquier persona con un interés legítimo tiene la posibilidad de conseguir la nulidad de una marca.
La Ley de Marcas regula tanto la nulidad como la caducidad en los artículos 51 y siguientes.
La acción de nulidad absoluta tiene por objetivo la declaración judicial cancelándose el registro y retrotrayéndose los efectos al momento de su inscripción. Se basa en que la marca contraviene una prohibición absoluta según lo establecido en los artículos 2, 3,1 o 5 de la Ley de marcas o si el solicitante hubiese actuado de mala fe.
Puede ejercer la acción cualquier persona con un interés legítimo, sea física o jurídica, e incluso agrupaciones de interesados constituidas legalmente, como puedan ser los consejos reguladores de denominaciones de origen. La legitimación activa se interpreta en sentido amplio y solamente en el caso de solicitar la nulidad por registro de mala fe, se restringe al usuario de la marca, al licenciatario o al demandado por violación. La acción de nulidad absoluta es imprescriptible y puede interponerse en cualquier momento.
Si la nulidad es relativa, podrán demandar los que se han visto afectados por el registro de la marca. Las causas de nulidad relativa se recogen en los artículos 6 a 10 de la Ley de Marcas. Estas acciones tienen un plazo de caducidad de 5 años desde la publicación en el registro de la marca (art. 52 Ley de Marcas).
En el caso de la caducidad, lo que se pretende es la cancelación de la marca por hechos posteriores a su registro: Si se produce por falta de uso (ex art. 55.c) se exige interés legítimo. Si la caducidad viene provocada por la falta de renovación del registro o por renuncia del titular, no se requiere la interposición de una acción sino que basta una simple solicitud.
La demanda se dirigirá contra el titular que figura en el registro. Es un error frecuente demandar a la filial en España o al licenciatario o distribuidor.
En cuanto a los tribunales competentes, por una parte se puede solicitar por vía administrativa, ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma del domicilio del demandante, o el de la sede de la OEPM en Madrid.
Independientemente de la anterior, se puede demandar por vía civil ante los juzgados de lo mercantil correspondientes al domicilio del demandado. Pero en el caso de que el recurso por vía contencioso administrativa tenga sentencia firme, ésta constituye cosa juzgada y no se podrá plantear el mismo caso ante la jurisdicción civil (art.53 Ley de Marcas).
El actor que inicia el proceso, puede solicitar la anotación preventiva del mismo en la OEPM.
Una vez consigamos la sentencia que estime la nulidad o caducidad, se comunica a la OEPM para que se cancele la inscripción y se publique en el BOPI.
