Tabla de contenidos
Se puede producir la caducidad de las marcas tanto de manera automática por causas legales como por declaración judicial.
El artículo 39 de la Ley de Marcas establece como plazo de caducidad cinco años sin uso real y efectivo. Este período de 5 años, abre dos vías de caducidad: Por una parte puede producirse automáticamente, o por otra, mediante declaración por los tribunales.
En el caso de la declaración de caducidad por los tribunales, será necesario el ejercicio de la acción por el perjudicado: No puede realizarse de oficio. Mientras persista la causa de nulidad, se puede ejercer la acción. Aunque puede producirse una subsanación en el caso de falta de uso: Si el titular vuelve a utilizar la marca entre el fin del plazo de 5 años y la presentación de la demanda de caducidad, se considera subsanada (salvo que la reanudación fuese solamente realizada con menos de 3 meses de anterioridad a la presentación de la demanda y se hiciese por conocer que se iba a interponer ésta).
Los motivos de caducidad de la marca se recogen en el artículo 55 y siguientes de la Ley de Marcas.
Caducidad por falta de renovación de la marca
Se produce de manera automática, salvo que existan embargos, hipotecas mobiliarias o acciones reivindicatorias en curso, en cuyo caso no se produce la caducidad hasta el levantamiento del embargo o la desestimación definitiva de la acción reivindicatoria.
Renuncia del titular
El titular puede solicitar la renuncia ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y tendrá efectos una vez inscrita.
No se admite la renuncia de la marca si sobre esta existen derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos sin que conste el consentimiento de los titulares de éstos. Tampoco se admite la renuncia a la marca si hay una acción reivindicatoria en curso, salvo que lo consienta el demandante.
Existe la posibilidad de realizar una renuncia parcial: se puede renunciar a la marca en algunas clases de la clasificación de Niza y mantenerla en otras.
Falta de uso
Para que se cumpla el requisito de “uso” el artículo 39 de la Ley de Marcas exige la utilización de la marca sin alterar el carácter distintivo bajo el que se registró. Si se utilizase la marca solamente para productos de exportación, o por un tercero autorizado, se considera cumplido el “uso”. Sin embargo, no hay uso si éste no tiene relación con la voluntad del titular: Por ejemplo, la importación por un tercero sin su autorización.
Designación «usual»
Si la marca se convierte en el término usual para designar un producto o servicio, puede haber caducidad. La marca ha perdido su función distintiva. Normalmente se producirá por inactividad del titular que no emprende acciones para evitar que se produzca la vulgarización de la marca.
Inducción al error
Si la marca puede inducir a error al público sobre la naturaleza, calidad u origen geográfico de los productos, se produce la caducidad. Su origen está en la utilización incorrecta de la marca por el titular o con su consentimiento. Se requiere que estén presentes ambos elementos: uso incorrecto y riesgo de engaño. El motivo puede ser subsanado si se corrige el uso incorrecto evitando la confusión de los clientes.
Pérdida de legitimación del titular
Si el titular, como consecuencia de una transferencia de derechos o por otros motivos, no cumple las condiciones que exige el artículo 3 (básicamente nacionalidad) de la Ley de Marcas, se puede declarar la caducidad mientras persista el incumplimiento.
En definitiva, tanto se puede producir la caducidad de una marca cambiando el “status quo” del mercado, de manera que una empresa salga beneficiada o perjudicada. Pero para la valoración de estos casos, es recomendable que se asesore por un abogado experto en patentes y marcas.
