¿Como proteger su marca de las infracciones por terceros?
La marca es uno de los activos mas valiosos para muchas empresas. La podemos definir como aquel «signo que es susceptible de representación gráfica, que permite distinguir en el tráfico económico, en el mercado, los productos y servicios ofrecidos por una empresa de los de otras». Se regula por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
En esta entrada vamos a revisar la infracción de marca, es decir, las situaciones en las que se lesionan los derechos del propietario de la misma.
¿Tiene una marca defendible? ¿Debe estar su marca registrada para poder acudir a los Tribunales?
Para que una marca sea defendible, como activo intangible de tu empresa, se ha de tener registrada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, la cual depende del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Tener tu marca registrada es esencial para poder defenderla en caso de que algún competidor intente aprovecharse de ella. Si no está registrada, cualquier competidor podrá apropiarse de ella y de su reputación.
Si bien es cierto que no es obligatorio registrar una marca, no hacerlo puede implicar diversas consecuencias: Podrían llegar a obligarle a que deje de usar la marca, o a pedirle una indemnización por daños y perjuicios, incluso, tener que renunciar a ella.
En definitiva, el registro válidamente efectuado es la única forma que tienen los propietarios de la marca de garantizar de forma plena y exclusiva el derecho de uso sobre la misma.
El artículo 2 de la Ley de Marcas, en su apartado uno, establece que “El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.”
Sin embargo, si una marca no fue registrada por el propietario de la misma, y se hubiera solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, el mismo precepto, en su apartado tres, recoge que “la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada (…).” La acción reivindicatoria de la Ley de Marcas se ejercita para solicitar el derecho de inscripción preferente de la marca, que fue adquirida por un tercero de forma fraudulenta.
La Ley de Marcas vigente regula los instrumentos jurídicos de defensa y protección de las marcas que están registradas, otorgando al titular de dicha marca registrada, varios medios de protección y defensa. Refuerza la posición jurídica del titular frente a las intromisiones ilegítimas, para que pueda acudir a los Tribunales.
Para poder proteger a estas marcas no registradas, José Massaguer Fuentes estableció que es necesario tener en cuenta las siguientes reglas:
“i) La marca no inscrita debe haber sido utilizada con anterioridad y dentro del mismo ámbito material y territorial al signo con el que se confronte.
ii) No puede acceder a la protección los signos que obstaculizan la actividad de los competidores.
iii) Haber alcanzado un grado de implantación y de reconocimiento mínimo en dicho mercado.”
¿Qué acciones civiles se prevén por la Ley de Marcas?
El artículo 40 de la Ley de Marcas expresa que “El titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible.”
Centrándonos en las acciones civiles, es el artículo 41 de la misma ley, el que recoge las acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca. En concreto, las siguientes:
- “Cesación de los actos que violen su derecho.
- Indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
- Adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.
- Destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal.
- Atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c) cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del derecho de marca deberá compensar a la otra parte por el exceso.
- Publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.”
¿Qué indemnización se puede obtener?
El propietario de la marca que ve vulnerados sus derechos, puede soliciltar la indemnización de daños y perjuicios, tal y como se recoge en el artículo 41 LM. En concreto, el artículo 42 de La Ley de Marcas, establece los presupuestos necesarios para poder solicitarla.
El artículo 42 establece:
1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.
2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.”
Como requisito indispensable, se requiere la existencia de perjuicio, es decir, que se acredite de forma previa esos daños y perjuicios sufridos, a excepción de los supuestos en los que los hechos acaecidos pongan de manifiesto la existencia del daño, por sí mismos.
Es necesario acreditar el perjuicio ocasionado. En concreto en la STS 351/2011, de 31 de mayo se estableció que “la doctrina general de esta Sala en materia de resarcimiento de daños y perjuicios es la de que no se presumen sino que deben acreditarse por quien los reclama, tanto la existencia («an») como su importe («quantum»), si bien, de conformidad con la previsión del art. 360 LEC 1881, en tanto la realidad del daño habrá de probarse en todo caso en el juicio declarativo, en cambio, las bases de fijación y/o la cuantificación cabe diferirlas a ejecución de sentencia cuando la prueba no haya podido tener lugar en el proceso de declaración.
Esta doctrina, pacífica y reiterada, tiene una excepción en la propia jurisprudencia, la cual estima correcta la presunción de existencia del daño (aparte, claro ésta, cuando haya una norma legal específica) cuando se produce una situación en que los daños y perjuicios se revelan como reales y efectivos. Se trata de supuestos en que la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas dicciones utilizadas. Se produce una situación en que «habla la cosa misma» («ex re ipsa»), de modo que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella.”
¿Cómo se calculan las indemnizaciones en la Ley de Marcas?
Para calcular la indemnización de daños y perjuicios, debemos acudir al artículo 43.
En su primer apartado, establece que este tipo de indemnización comprenderá “no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho. (…) también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor. (…) la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.”
En su apartado segundo, se enumeran lo que se tendrá en cuenta a la hora de calcular la indemnización. En concreto, se tendrá en cuenta:
- “Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.
- Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.
En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico.”
En su apartado tercero, se establece que para fijar la cuantía indemnizatoria se valorará, además, el renombre y prestigio de la marca, así como el número y clase de licencias concedidas hasta que comenzó la violación del derecho. Si el daño a la marca se produce en su prestigio, también se tendrá en cuenta, no sólo las circunstancias de la infracción, sino también la gravedad de la lesión y la difusión en el mercado. El apartado cuarto establece que el titular de la marca podrá exigir que se exhiban todos aquellos documentos que permitan fijar la cuantía indemnizatoria.
Por último, el apartado quinto establece que cuando la violación haya sido declarada judicialmente, no tendrá que probar el perjuicio el propietario de la marca, teniendo derecho a percibir como indemnización de daños y perjuicios, el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. Si la violación le ocasionó daños superiores, podrá solicitar una indemnización mayor.
De hecho, la SAP de Alicante (Tribunal de Marca Comunitaria), de 22 de noviembre de 2005, estableció los criterios para cuantificar la indemnización de daños y perjuicios. Concretamente, expresó que “El criterio para delimitar el concepto de «cifra de negocios» nos lo facilita la norma 9ª de la Cuarta Parte del Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1643/90, de 20 de diciembre, cuando dice: «El importe neto de la cifra anual de negocios se determinará deduciendo del importe de las ventas de los productos y de las prestaciones de servicios, correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, el importe de las bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas y el del impuesto sobre el valor añadido y otros impuestos directamente relacionados con las mismas.”
¿Cómo acreditar la infracción de la marca y el daño sufrido?
Para poder acreditar la infracción de la marca, vamos a traer a colación la STS 516/2019, de 3 de octubre de 2019, en la que el Tribunal Supremo estableció que “(…) una vez que se haya puesto en evidencia que la infracción marcaria ha deparado un «perjuicio» para el titular de la marca, entendido en aquel sentido amplio que incluye el enriquecimiento injustificado del infractor, puede optarse por un criterio legal u otro del art. 43.2 LM , aunque lo que se compense no responda exactamente al concreto perjuicio sufrido con la infracción.
(…) debe interpretarse lo regulado en el apartado 5 de ese mismo art. 43 LM. (…) Contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un «perjuicio», para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica. Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar «perjuicio» alguno al titular de la marca.
Exige como presupuesto previo la existencia del «perjuicio», con independencia de su entidad.
Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.
De hecho, esta regla (…) está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM, pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.”
Por otro lado, en la indemnización por daños y perjuicios, también es necesario probar el daño, no solo basta con probar que ha existido una infracción. En este caso, teniendo en cuenta la doctrina jurisprudencial, se ha de probar el daño a través de la aportación de informes periciales y documentación que acredite la materialización del daño por la vulneración del derecho como propietario de la marca.
¿Qué diferencia hay entre infracción de marca y competencia desleal? ¿Son compatibles las acciones por infracción de marca y competencia desleal?
Diferencia entre infracción de marca y competencia desleal
El Tribunal Supremo, en la STS 94/2017, de 15 de febrero de 2017, estableció que la normativa sobre marcas y sobre competencia desleal cumplen funciones diferentes. “(…) la primera protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, un derecho de exclusiva generador de un ius prohibendi en su titular, la segunda protege el correcto funcionamiento del mercado, de modo que la competencia se realice por méritos o por eficiencia de las propias prestaciones y no por conductas desleales.
(…), la Ley de Marcas, al proteger los signos que permiten identificar el origen empresarial de los productos y servicios, contribuye también a mantener el correcto funcionamiento del mercado, al excluir el error en las decisiones de adquisición de bienes o contratación de servicios.
La coexistencia entre una y otra normativa se caracteriza por lo que se ha venido en llamar una «complementariedad relativa» (SSTS 586/2012, de 17 de octubre y 95/2014, de 11 de marzo).”
La STS 450/2015, de 2 de septiembre afirmó que “(…) de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal (…) (STS 586/2012, de 17 de octubre)
(…) no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos).
(…) procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.
La STS 94/2017, de 15 de febrero de 2017 concluyó que “(…) si consiguen superar el control propio de la Ley de Marcas, no es posible que esos mismos hechos constituyan competencia desleal por las mismas razones relevantes para realizar el enjuiciamiento de la licitud de su conducta con base en la normativa marcaria.”
En definitiva, la STS 586/2012, de 17 de octubre, llegó a la conclusión de que “la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cuál sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez.”
Compatibilidad acciones infracción de marca y competencia desleal
Las acciones que se ejerciten por competencia desleal tendrán que ejercitarse de forma subsidiaria a las acciones marcarias. El ejercicio de las acciones reguladas en la Ley de Marcas y las acciones de la legislación de competencia desleal se admite por nuestra jurisprudencia, en virtud del “principio de complementariedad relativa”, tal y como se ha mencionado en párrafos anteriores. La legislación de competencia desleal es complementaria de la Ley de Marcas. Una y otra persiguen objetivos distintos.
La Ley de Marcas protege un derecho de exclusiva de su titular, mientras que la Ley de Competencia Desleal protege el correcto funcionamiento del mercado.
La doctrina del Tribunal Supremo ha establecido que cabe la aplicación complementaria de la legislación de competencia desleal cuando lo que se denuncie no se proteja por la legislación marcaria.
