¿Es posible fijar la indemnización en función de los beneficios obtenidos por infracción de derechos de autor?
Lo relevante para la determinación de la indemnización es el beneficio obtenido por el infractor derivado de la intromisión en un derecho no propio, y no si el titular del derecho infringido explota o no directamente tal derecho.
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a Mediaset a indemnizar a ITV Global Entertainment en función de los beneficios obtenidos por explotar un derecho del que no era titular.
Antecedentes de hecho
El 22 de diciembre de 2010, Mediaset España Comunicación S.A., interpuso demanda contra ITV Global Entertainment (ITV).
Mediaset solicitó que se declarase la nulidad de los denominados «Heads of Agreement» o principios de acuerdo suscritos entre ambas partes. El objeto fundamental de estos acuerdos era la licencia que ITV concedía a Mediaset de los derechos necesarios para la producción y emisión en España del programa de televisión «Pasapalabra».
Mediaset alegaba, que incurrió en un error esencial al suscribir esos acuerdos ya que realmente ITV no era titular de los derechos necesarios para la producción y emisión del programa. Tampoco era titular de los derechos sobre su titulo.
ITV se opuso a la demanda porque consideró que no concurría la causa de nulidad invocada y formuló reconvención. Alegó que Mediaset había incumplido los acuerdos cuya nulidad pretendía. Por ello solicitó que se declararan resueltos y se le indemnizasen los daños y perjuicios derivados de dicho incumplimiento. Asimismo, denunció que la producción y emisión del programa «Pasapalabra» por Telecinco durante varios años, había infringido sus derechos de propiedad intelectual sobre el formato y el título del programa. En consecuencia, ejercitó acciones de cesación, prohibición, remoción e indemnización.
Primera Instancia
El 3 de febrero de 2014, el Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid dictó sentencia nº 50/2014, desestimando la demanda de Mediaset y estimando en parte la demanda de ITV.
Declaró el juzgador que Mediaset había incumplido los acuerdos suscritos con ITV. El uso por Mediaset del formato y título del programa “Pasapalabra” había constituido una vulneración de los derechos que ITV ostentaba.
Por ello, condenó a Mediaset a cesar inmediatamente la emisión del programa, con la prohibición de, reanudar en el futuro, la emisión, edición, producción, distribución del programa Pasapalabra u otro idéntico o similar.
Mediaset debía indemnizar a ITV por el incumplimiento de los acuerdos suscritos y por las “consecuencias económicas negativas derivadas de las ganancias obtenidas por la demandada como consecuencia del uso del formato y titulo de la obra «Pasapalabra«: 5.400.000 € por el contrato “Pasapalabra heads of agreement”, 7.950.000 € por el contrato “library mínimum commitment heads of agreement” y, 1.554.4000 € por el contrato “library mínimum commitment heads of agreement”.
Por último, condenó a la cadena televisiva a indemnizar a ITV por los productos de merchandising con la denominación «Pasapalabra», comercializados desde el día 1 de agosto de 2012 y a publicar la sentencia en dos periódicos.
Audiencia Provincial
Mediaset interpuso recurso de apelación contra la sentencia de instancia, e ITV la impugnó.
El 20 de septiembre de 2016 la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid su dictó sentencia nº 308/2016, estimando en parte tanto la apelación como la impugnación.
La Audiencia mantuvo la condena a Mediaset «a indemnizar a ITV por las consecuencias económicas negativas derivadas de las ganancias obtenidas por la demandada como consecuencia del uso del formato y título de la obra «Pasapalabra» y productos de merchandising del programa en los que se consigne la denominación «Pasapalabra», desde el día 1.8.2012«.
Tribunal Supremo
Ambas partes interpusieron recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial.
Sin embargo, solo fue admitido un motivo del recurso de casación de Mediaset que impugnaba la condena a indemnizar a ITV. En concreto, el motivo denunciaba la infracción del art. 140.4 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRPLI) y la jurisprudencia que lo interpretaba (STS 31 de mayo de 2011 y 19 febrero de 2016).
Mediaset alegaba que “la sentencia recurrida…pasa por alto el hecho de que ITV no hubiera podido explotar por sí misma el programa Pasapalabra”. Además de que, sobre el criterio de cuantificación de los daños y perjuicios basado en “los beneficios obtenidos por Telecinco con la explotación del programa <TRLPI>>, está claramente desconectado de la realidad, puesto que ITV solamente explota su formato mediante licencia…”.
El 30 de septiembre de 2019, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictó su sentencia nº 504/2019.
Sobre la utilización del criterio indemnizatorio, la Sala hizo referencia a la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los derechos de propiedad intelectual.
Directiva que fue traspuesta mediante la Ley 19/2006, de 5 de junio, a nuestro derecho nacional y que dio una nueva redacción al art. 140.2 TRLPI, en los siguientes términos:
“La indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes:
1. Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita. (…)
2. La cantidad que como remuneración hubiere percibido el perjudicado si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión”.
La Sala recordó la jurisprudencia alemana que estableció la doctrina del triple cálculo del perjuicio, según la cual “la indemnización a pagar en estos casos podía ser, a elección del titular del derecho infringido, el daño emergente y el lucro cesante, el valor de cesión del derecho en el mercado o la restitución al titular del derecho infringido del lucro obtenido por el infractor con la injerencia”.
La jurisprudencia española ya había contemplado esta solución en el caso de la protección de los derechos de exclusiva en la normativa de competencia desleal: la redacción inicial del art. 18 de la Ley de Competencia Desleal preveía como acciones propias de la competencia desleal, además de la “acción de resarcimiento de los daños y perjuicios…si ha intervenido dolo o culpa del agente”, la acción de enriquecimiento injusto.
La sentencia del TS d1348/2006, afirmó que la acción de enriquecimiento injusto “solo procede si el acto de competencia desleal comporta la invasión de la esfera de exclusiva asegurada por el ordenamiento al actor”. Y añadía que “la acción de enriquecimiento puede cumplir una función simular a la de resarcimiento”.
En consecuencia, para que procediera la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor no era necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido hubiera sufrido un quebranto patrimonial. Tampoco que el importe de la restitución se corresponda con ese quebranto.
Se otorgaba al titular del derecho infringido la pretensión restitutoria como consecuencia del contenido atributivo del derecho infringido.
Por tanto, era irrelevante que el titular del derecho infringido explotara o no directamente tal derecho. Y ello porque lo verdaderamente relevante era “qué beneficio ha obtenido el infractor por la intromisión en un derecho cuyo contenido patrimonial atribuye a su titular las utilidades pecuniarias que con el mismo puedan obtenerse”.
Por todo ello concluyó la Sala que, ITV optó en su reconvención por utilizar el criterio de restitución del beneficio obtenido por el infractor. Dicho criterio es diferente al del lucro cesante pues respondía a la lógica de la restitución propia de la condictio por intromisión: Lo relevante “es el beneficio que obtuvo el infractor y que no le correspondía obtener, ya que cualquier rendimiento derivado de la explotación del derecho corresponde a su titular”.
El ordenamiento jurídico otorga a este titular una acción para obtener la restitución de ese rendimiento ilícito obtenido por quien usurpó su posición jurídica. Evitando así, que tal beneficio quedara en el patrimonio del infractor.
La Sala desestimó el recurso de casación interpuesto por Mediaset.
Conclusión
La utilización del criterio indemnizatorio de los beneficios obtenidos por el infractor es procedente aunque el titular de los derechos infringidos no explote directamente el formato televisivo objeto de la infracción.
