¿Cuáles son las consecuencias de la infracción de una Marca Comunitaria?
Los conceptos indemnizables por infracción de una marca, se recogen básicamente en el artículo 43 de la Ley de Marcas: La indemnización de daños y perjuicios comprenderá:
1. Las pérdidas sufridas.
2. Las ganancias dejadas de obtener.
3. El perjuicio causado al prestigio de la marca.
4. Los gastos de la investigación necesarios para el proceso.
5. El daño moral.
Y a la hora de fijar la indemnización, los criterios para su cuantificación son, a elección del perjudicado:
• Los beneficios dejados de obtener por el titular o los beneficios obtenidos por el infractor.
• El precio que se habría tenido que pagar por obtener una licencia.
Y se establece como mínimo, que no requiere siquiera prueba el 1% de la cifra de negocios obtenida por el infractor con los productos ilícitos.
A efectos ilustrativos traemos a colación la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal de Marca Comunitaria) de 25 de septiembre de 2014, recaída sobre la conocida marca “Monster High”.
Mattel demanda a Erjutoys por:
• Infracción de marcas comunitarias correspondientes a “Monster High” (riesgo de confusión).
• Infracción de modelo comunitario, correspondiente a sus muñecas.
• Competencia desleal (actos de confusión, actos de imitación y actos de explotación de la reputación ajena de los artículos 6,11 y 12 con relación al 32 de la Ley de Competencia Desleal).
Y solicita que se le ordene cesar en la importación y comercialización de los productos infractores, retirarlos del mercado, destruirlos y una indemnización de 86.192 euros (más costas).
La empresa Erjutoys venía importando unas muñecas con el distintivo “Monster Doll”.
El Juzgado de Primera Instancia estimó en parte la demanda, declarando que la importación y comercialización de las muñecas identificadas en la demanda constituyen una infracción de la marca comunitaria “Monster High” y que se incurrió en competencia desleal por actos de imitación y aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Reduce la indemnización a 28.730 euros.
Erjutoys recurre ante la Audiencia Provincial alegando que no existe infracción de marca ni competencia desleal. Mattel también apela, solicitando que la indemnización se fije en 86.192 euros.
La Audiencia Provincial considera que para fijar si hay infracción de marca por riesgos de confusión, se deben tener en cuenta los criterios de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999:
1.- El riesgo de confusión consiste en que el público pueda creer que los productos corresponden a la misma empresa o a empresas vinculadas.
2.- El riesgo debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores.
3.- Las marcas más relevantes, con mayor carácter distintivo y más conocidas en el mercado, disfrutan de mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor.
Para la Audiencia, existe un elevado grado de similitud, que incide sobre el mismo producto. La palabra “monster” no tiene especial carga distintiva, pero sí que se considera que la marca “Monster High” es notoria en el sector juguetero. En resumen, se considera que existe riesgo de confusión.
Se rechaza el argumento de la defensa de aportar las 42 marcas extraídas de la base de datos de la OAMI de la clase 28 que recogen el término “monster” por que según la Audiencia, no se ha comprobado si realmente hay confusión o siquiera si están todas activas.
En cuanto a la competencia desleal, se confirma el criterio de la sentencia de la primera instancia, afirmando que no existe contradicción entre la desestimación por la infracción de modelos comunitarios y la estimación de la existencia de competencia desleal.
Por último, sobre la cuantía de la indemnización se considera adecuada la aplicación por el criterio del Magistrado de instancia de las máximas de experiencia para fijar el beneficio del infractor en el 33.33% sobre la cifra de ventas.
Se rechaza la impugnación de Mattel de elevar la cuantía de la indemnización a 86.192 euros, por no haber solicitado y practicado prueba suficiente.
En definitiva, se desestiman los recursos y se confirma la sentencia de la primera instancia que declara la existencia de infracción de la marca comunitaria.
