La Audiencia Provincial de Alicante confirma la infracción de una marca comunitaria a pesar de tener el registro de la marca nacional.
La Audiencia Provincial de Alicante ha confirmado la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 01 de Alicante, que declaraba la infracción varias marcas comunitarias al utilizar un signo similar, de manera que existía riesgo de confusión.
El pronunciamiento ha tenido lugar en la sentencia nº 247/2016, de la Audiencia Provincial de Alicante, dictada en fecha 16/09/2016. Los antecedentes de hecho fueron los siguientes:
Dª. Belinda es titular derivada de la marca española nº 1.505.085 “FITNESS Y BODYBUILDING. FIBO”, registrada el día 12/06/1989, y también del dominio fibospain. Ledo Sports & Events SLU, de quien Dª. Belinda es administradora única, explota la marca y el dominio en calidad de licenciataria.
En mayo de 2012, durante una feria del fitness, Ledo Sports & Events SLU utilizó el signo FIBO en la referida web fibospain de diversas formas, entre ellas “FIBO SPAIN” y “Copyright © FIBOspain”.
Reed Exhibitions Deutschland GMBH, titular de las marcas comunitarias nº 7.138.472 y 4.606.406 “FIBO”, con varios signos figurativos, entendió que el uso del signo FIBO por parte de Ledo Sports & Events SLU suponía una infracción de las dos marcas comunitarias de las que era titular, por existir riesgo de confusión. Por ello, formularon demanda contra Ledo Sports & Events SLU y Dª. Belinda, para que se les condenara a cesar en el uso del signo utilizado en su página web.
Estos, por su parte, contestaron a la demanda alegando que se habían limitado a hacer uso de la marca registrada a su favor sin alteración de los elementos distintivos, de manera que el signo FIBO era percibido como una variación de la marca registrada. Pretendían que se aplicara el artículo 39 de la Ley de Marcas cuando dispone que tiene consideración de uso de la marca […] el empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual haya sido registrada. Además, alegaban también que no existía riesgo de confusión porque los consumidores potenciales eran españoles, mientras que los de la demandante eran alemanes.
El Juzgado de lo Mercantil nº 01 de Alicante, estimó parcialmente la demanda en su sentencia de fecha 18/02/2016, en la que declaraba, en resumen, 1) el derecho exclusivo y excluyente de la entidad mercantil Reed Exhibitions Deutschland GMBH a utilizar las marcas comunitarias nº 7.138.472 y 4.606.406 “FIBO” en la Unión Europea; y 2) que la entidad mercantil Ledo Sports & Events SLU y Dª. Belinda habían infringido dichas marcas comunitarias causando daños y perjuicios a Reed Exhibitions Deutschland GMBH. También condenaba a Ledo Sports & Events SLU y Dª. Belinda cesar en dicha infracción.
Contra dicha sentencia, Ledo Sports & Events SLU y Dª. Belinda interpusieron recurso de apelación entendiendo que el tribunal de primera instancia había valorado erróneamente la prueba aportada al proceso, reproduciendo, en esencia, la cuestión planteada en su contestación: que no había infracción porque el uso del signo incluido en su página web constituía empleo de la marca en el sentido del artículo 39, y porque no había posibilidad de confusión entre ambas entidades mercantiles.
La Audiencia Provincial, atendiendo a los motivos del recurso, concretó el núcleo del conflicto en las dos siguientes cuestiones: 1) si la marca nacional que invoca el demandado en amparo del uso del signo FIBO estaba vigente al tiempo de la presunta infracción y, en caso de que ello así fuera, 2) si dicha marca nacional vigente ampara el uso del signo como aparece en la publicitación de la fiera en la web de la mercantil demandada, por entenderse que es un uso que no modifica sustancialmente la marca registrada.
En relación a la primera cuestión, la Audiencia Provincial afirma que la marca nacional estaba vigente al tiempo de la presunta infracción, sin que pudiera entenderse que estuviera caducada, porque, de acuerdo con el artículo 47 de la Directiva 2015/2436, las marcas caducadas dejan de surtir efecto desde la fecha de la solicitud de caducidad, y la demandante ejercitó la acción de caducidad mucho después de que la demandada utilizara la marca en la susodicha feria de fitness. Por ello, concluye el tribunal que la marca nacional invocada como justificación por la demandada para el uso del signo FIBO está vigente. Ello determina que sea necesario examinar si dicha marca nacional ampara el uso del signo tal y como se verificó en la referida feria del fitness.
En relación a esa segunda cuestión, la Audiencia Provincial analiza la marca registrada de la que es titular Dª. Belinda, “FITNESS Y BODYBUILDING. FIBO”, y la compara con el signo que utilizó Ledo Sports & Events SLU en la feria de fitness. A este respecto, el tribunal destaca que la primera está compuesta por tres elementos denominativos y ninguno figurativo, y que el último elemento, un acrónimo (Fitness BOdybuilding), carece de funcionalidad distintiva.
Por el contrario, según indica la Audiencia Provincial, en el signo utilizado durante la feria del fitness en la página web, el acrónimo FIBO incluye coloración, una grafía determinada, ocupa mucho mayor tamaño que en el signo registrado, y está posicionado de manera céntrica, acompañado de las palabras Spain, profesional y trainers en diverso coloreado.
De la anterior comparativa resulta que en el signo utilizado en la página web se omiten elementos de la marca registrada que tienen función distintiva, se incorporan otros que no están en ella y, también, se añaden elementos figurativos y colorativos que no se encuentran en la marca registrada. Ello es causa suficiente, a juicio de la Audiencia Provincial, para que el acrónimo FIBO se convierta en el elemento denominativo principal del signo, justo al contrario de como ocurre en la marca nacional registrada, por lo que debe concluirse que no puede entenderse que el signo FIBO utilizado en la página web constituya una mera actualización del signo nacional previamente registrado y, por tanto, no queda su utilización amparada en una posible actualización de la marca.
De este razonamiento la Audiencia Provincial extrae que, aunque la marca de la que es titular la parte demandada no puede entenderse caducada, el uso del signo FIBO en la página web con motivo de la feria del fitness no puede entenderse comprendido en la posibilidad prevista por el artículo 39 de la Ley de Marcas. Queda, por tanto, evaluar si existe riesgo de confusión para confirmar la infracción apreciada por la sentencia de primera instancia.
A este respecto, la Audiencia Provincial recuerda que la comprobación de los riesgos de confusión por signos en conflicto exige atender a las condiciones objetivas en las que dichos signos se encuentren presentes en el mercado, lo que implica ponderar el público al que van dirigidos, y la identidad entre ellos desde un punto de vista visual, fonético y conceptual. La Audiencia Provincial concluye que existe riesgo de confusión, por las siguientes razones:
1. Porque el signo del que es titular Reed Exhibitions Deutschland GMBH va destinado al público europeo, por lo que se incluye el público español.
2. Porque entre ambos signos existe identidad visual y fonética, siendo en ambos el elemento dominante el mismo acrónimo FIBO.
Esa similitud, entiende el tribunal, unida a la confusión de ámbitos de mercado, provoca que el público pueda creer que los productos y servicios proceden de la misma entidad, o que ambas entidades mantienen algún tipo de vinculación económica y/o productiva.
Por todo ello, la Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación y confirma la sentencia de primera instancia.
