El Tribunal considera que el uso del distintivo F1 por One Air Aviación infringe su marca.
La Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de marcas de la Unión Europea, ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 3 que estimaba la demanda de Formula One Licensing B.V. contra la mercantil Grupo One Air Aviación S.L. en Sentencia de 12 de mayo de 2016.
Formula One Licensing B.V. consideró que el registro del distintivo F1 AIR y su uso en la clase 41 de Niza, que comprende servicios de formación y organización de eventos (incluidos los relativos a la conducción de vehículos deportivos) era incompatible con su marca registradas F1, que goza de una notoriedad que permitiría a la demandada aprovecharse de su prestigio.
Así que presentó demanda ejercitando una acción de nulidad relativa del registro en la OEPM de la marca nacional nº 2945203 y una acción de violación de marca nacional, solicitando también la correspondiente indemnización por daños y perjuicios.
La sentencia de la primera instancia declaró que Formula One Licensing B.V. (en adelante FOL) ostenta un derecho exclusivo y preferente sobre la marca comunitaria F1, que el registro de la Marca Española nº 2945203 F1 AIR es nulo por incompatible con los derechos de la demandante y que el uso por el Grupo One Air Aviación S.L. (en adelante GOAA) constituye una infracción de marca. En consecuencia condenó a GOAA a cesar el uso de la marca F1 Air, a retirar cualquier material con dicho signo, a indemnizar al demandante con el beneficio ilícitamente obtenido desde septiembre de 2010, con un mínimo del 1% de la cifra total de negocio, al pago de 600 euros por día en el que subsista la infracción y al de las costas del proceso.
GOAA interpuso recurso de apelación, alegando error en la valoración de la prueba. Destacó las diferencias tanto gráficas como semánticas (F1 frente a Grupo One Air), que a su entender, no dan lugar a confusión ni asociación ni por tanto pueden llevar a la nulidad del registro ni a la infracción de la marca.
Para la Sala, debe tenerse en cuenta que F1 es una marca renombrada y que por lo tanto, su tratamiento jurídico es diferente al de aquéllas que no lo son.
Aunque el artículo 4.4-a) de la Directiva y el artículo 8.2 LM solo se refieren a los casos en los que se usa un signo idéntico o semejante a una marca renombrada para productos que no son similares a los utilizados por ésta, la doctrina del TJUE (Caso Davidoff STJUE de 9 de enero de 2003) extiende dicha protección: No es necesario que el riesgo de similitud genere un riesgo de confusión por parte del público. Basta con que permita establecer un vínculo entre el signo y la marca (STJUE 18 junio 2009):
“El requisito específico para la protección consiste en un uso de un signo idéntico o similar a una marca registrada realizado sin justa causa y mediante el que se obtenga o se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de esa marca o bien se cause un perjuicio a los mismos”
Hay ventaja desleal (también llamado “parasitismo” y “free-riding”) cuando gracias a una transferencia de la imagen de marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre.
Dicho uso perjudica a la marca renombrada porque el poder de atracción de ésta se ve mermado especialmente cuando los productos del tercero pueden ejercer una influencia negativa en la imagen de marca.
En estos casos, el titular de la marca renombrada no tiene que justificar el perjuicio sufrido sino que basta que el tercero obtenga una ventaja desleal de su renombre.
El artículo 8.1 de la Ley de Marcas prohíbe el registro de marcas o signos similares a otros notorios o renombrados cuando puedan crear una conexión o el uso realizado sin justa causa pueda aplicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo para la marca.
Ese vínculo entre la marca renombrada y la posterior, se debe valorar atendiendo a todas las circunstancias del caso.
En el de autos, el público de la marca F1 es un consumidor medio y el de la demandada es de un mayor estatus económico y con un conocimiento específico del sector aeronáutico y de los deportes de motor.
En cuanto a los servicios a los que se aplican las marcas, hay una confluencia al ofrecer GOAA la conducción de vehículos de alta cilindrada.
Por lo que se refiere a las similitudes gráficas, la Sala considera que:
“hay elementos comunes, aproximativos, similares y evocativos lo suficientemente relevantes como para concluir que entre ambos signos existe un vínculo suficiente para apreciar el presupuesto primero de la infracción, en suma, que hay similitud entre signos”.
En definitiva, la Sala concluye que existe un “desleal aprovechamiento del renombre y prestigio que tienen las marcas F1″, a las que de forma claramente intencional, se aproxima la demandada con su signo, para vender unos valores, experiencias e información que se desprenden de la marca ajena. Por tanto, se desestima el recurso de apelación y se confirma la sentencia condenatoria por infracción de marca.
