¿Son legales las medidas cautelares adoptadas en reclamaciones civiles por propiedad intelectual? ¿Cuándo se agotan los derechos de propiedad intelectual sobre programas de ordenador?
El Tribunal Supremo ha abordado estas cuestiones en su Sentencia de 1 de junio de 2016.
Ante la sospecha de que se estaban infringiendo sus derechos de propiedad intelectual por la compañía Bittia Comunication S.L. (en adelante Bittia), Microsoft, Autodesk y Adobe solicitaron la adopción de medidas cautelares de carácter urgente. En aplicación del artículo 141 del TRLPI y 732.2 de la LEC se solicitaba ordenar las investigaciones oportunas con anterioridad a dar traslado del escrito de solicitud de medidas y la fijación de día y hora para practicar la diligencia de investigación en la sede de Bittia. Para ello, se solicitaba una comisión judicial, acompañada de un técnico en informática, con el fin de examinar los ordenadores de Bittia y comprobar la utilización de reproducciones no autorizadas de los programas de los demandantes.
El Juzgado Mercantil dictó auto ordenando dicha comisión, designando un perito judicial ingeniero en informática para la práctica de la diligencia y la emisión del informe pericial solicitado por la parte actora.
Una vez practicadas las actuaciones, el Juzgado Mercantil dictó auto ordenando el secuestro del material empleado para la reproducción, el secuestro de los ejemplares sin licencia y la suspensión de la actividad de reproducción de programas de ordenador.
En el plazo de 20 días otorgado, Microsoft, Autodesk y Adobe interpusieron demanda contra Bittia solicitando:
1.- La declaración de la titularidad de los programas de ordenador.
2.-La declaración de la violación de los derechos de propiedad intelectual de las demandantes.
3.- Una indemnización por los daños y perjuicios causados de 67.166 euros.
4.- La cesación en las actividades ilícitas de reproducción y distribución no autorizadas y la destrucción de las copias halladas.
5.- Una indemnización de 9.000 euros por daños morales.
6.- La publicación de la sentencia en un periódico nacional y una revista especializada en el sector de la construcción.
7.- La condena al pago de las costas del proceso.
La demandada se opuso, alegando que Adobe y Autodesk carecían de legitimación activa, prescripción de las acciones, nulidad del auto que adoptó las medidas cautelares por vulnerar los derechos fundamentales, que sus equipos disponían de licencia, que no debían responder por lo utilizado en ordenadores de titularidad ajena y que no había habido distribución de los programas informáticos.
El Juzgado de lo Mercantil núm.3 de Gijón dictó sentencia el 30 de noviembre de 2012, estimando sustancialmente la demanda, declarando la titularidad de las demandantes de los programas de ordenador, la violación de los derechos de propiedad intelectual con la consiguiente indemnización por daños y perjuicios por 67.166 euros, ordenando la cesación de las actividades ilícitas y la destrucción de las copias. Con condena en costas a la demandada. Para el Juzgado no se infringió el derecho a la inviolabilidad del domicilio, pues las diligencias se practicaron en la sede social de la demandada, y el concepto de “cadena de custodia de pruebas” penal no se aplica en el ámbito civil. Se considera probado que facilitaron los programas a otras sociedades del grupo sin obtener la licencia oportuna.
Bittia interpuso recurso de apelación y la Audiencia Provincial de Oviedo dictó sentencia el 19 de diciembre de 2013, estimándolo, en lo relativo declarar la no imposición de las costas de la primera instancia, manteniendo el resto de pronunciamientos. La Sección considera que no se manifestó la pretendida vulneración del deber de custodia por parte del Secretario Judicial (art. 296.1 LEC) en la primera instancia y que por tanto, no cabe alegarlo en la segunda. Y que no es de aplicación la “doctrina del agotamiento”.
Así que Bittia interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y de casación ante el Tribunal Supremo.
El recurso extraordinario por infracción procesal se basaba en la vulneración de la doctrina jurisprudencial que afirma que las resoluciones dictadas en unas medidas cautelares carecen de eficacia de cosa juzgada respecto del fondo del asunto.
Para la Sala, la adopción de medidas cautelares no prejuzga ni determina la sentencia, pero la sentencia de la Audiencia no ha infringido esta doctrina: ha enjuiciado el derecho de los demandantes valorando las alegaciones y las pruebas. El motivo se desestima.
En cuanto al recurso de casación, se alega que conforme a la doctrina establecida por la sentencia del TJUE de 3 de julio de 2012, la obtención de una licencia de uso de un programa informático equivale a su primera venta o transmisión y supone el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual del titular del programa de ordenador. La empresa Isastur adquirió los derechos de uso, de manera que se agotó el derecho de distribución y quedó legitimada para ceder y transmitir dichos programas a Bittia. Y a su vez, ésta podría volver a transmitir a las demás sociedades de su grupo empresarial los mismos programas informáticos, con lo que no habría habido vulneración.
Tanto el Juzgado Mercantil como la Audiencia, consideraron que con relación al artículo 99 c) del TRLPI, el agotamiento se produce cuando hay “venta u otro título de transmisión de la propiedad” pero no cuando se trata de una licencia de uso.
Sin embargo, para el TJUE el agotamiento se produce con cualquier soporte y con independencia de que el contrato sea de venta o de licencia de uso. Para la Sala, el segundo párrafo del artículo 99 c) TRLPI:
“excluye del agotamiento de los derechos de explotación del titular del programa de ordenador el derecho de controlar el alquiler del programa o de una copia del mismo”.
En el supuesto enjuiciado, Isastur alquiló las copias de los programas a Bitia. Ese alquiler está excluido del agotamiento de los derechos de explotación y por tanto, infringe los derechos de propiedad intelectual de las demandantes al no haber sido autorizados.
Por otra parte, la STJUE de 3 de julio de 2012 exige que el adquirente que procede a la reventa de una copia de un programa de ordenador respecto del que se ha agotado el derecho de distribución debe inutilizar la copia descargada en su ordenador en el momento de revenderla. Dicho requisito no se ha cumplido en este caso.
En conclusión, aunque la interpretación restrictiva de la primera venta no ha sido correcta, por no ajustarse a la doctrina del TJUE, no se cumplen los requisitos para considerar que los derechos de los programas de ordenador estaban agotados y se infringieron los derechos de propiedad intelectual de los demandantes. Se desestima el recurso de casación y se confirma la sentencia de la Audiencia, con imposición de costas a la recurrente.
