En materia de infracción de marca comunitaria, el Tribunal Supremo ha resuelto que no existe riesgo de confusión entre las marcas “Toro”, titularidad de Grupo Osborne S.A., y “Badtoro”, titularidad de Jordi Nogués S.L.
El fallo ha tenido lugar en la sentencia Nº 26/2017, de la Sala Primera del Tribunal Supremo, dictada en fecha 18/01/2016.
Grupo Osborne S.A. es titular de la marca “Toro”, y Jordi Nogués S.L. de la marca “Badtoro”. Las marcas no se referían a productos comerciales que fueran parecidos, pero Grupo Osborne S.A., temiendo que la similitud entre ambas marcas pudiera afectar de algún modo a su posición en el mercado, formuló demanda solicitando que se declarara la nulidad de la marca “Badtoro” por generar riesgo de confusión respecto de la marca “Toro”.
La demanda fue desestimada en primera instancia por el Juzgado de lo Mercantil de Alicante Nº 01, actuando en funciones de Juzgado de Marca Comunitaria, que dictó sentencia de fecha 15/05/2014.
Contra dicha sentencia, a su vez, Grupo Osborne interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante, que lo resolvió en funciones de Tribunal de Marca Comunitaria mediante sentencia de 15/01/2015, en la que confirmaba la decisión tomada en primera instancia. En opinión tanto del Juzgado como de la Audiencia, no existía riesgo de confusión entre la marca “Badtoro” y la marca “Toro” porque el adjetivo “Bad” diferenciaba suficientemente desde el punto de vista gráfico, visual, fonético y conceptúa la marca “Badtoro” de la marca “Toro”, compensando la posible similitud entre ellas en lo que se refiere a la posibilidad de generar riesgo de confusión.
No obstante, Grupo Osborne S.A. decidió interponer recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia, alegando la vulneración de los preceptos 52.1 y 6.1b) de la Ley de Marcas, que son los que prevén el riesgo de confusión como causa de nulidad de la marca que lo genera. En esencia, Grupo Osborne S.A reprodujo los argumentos alegados en las instancias primera y segunda, y señaló además que, si se descompone la marca “Badtoro” en los dos elementos que la conforman (Bad-toro), se llega a la conclusión de que el elemento dominante es el segundo (“toro”), y que este coincide enteramente con la marca “Toro”, lo que obliga, a juicio de Grupo Osborne S.A., a apreciar riesgo de confusión (como ocurrió en las SSTS 225/2008, de 24/03, y 31/2006, de 26/01).
Analizando ya la sentencia, es necesario indicar que, antes de resolver sobre la estimación del recurso de casación, ya advierte el Tribunal Supremo, con cita de su STS 95/2014, de 11/03/2014, que el efecto de confundibilidad entre marcas similares es un concepto jurídico indeterminado cuya apreciación constituye un juicio de valor que corresponde al tribunal de instancia, subrayando que la posibilidad de revisar ese juicio de valor en casación queda limitada a los supuestos en los que la valoración efectuada no sea razonable o “no se haya acomodado a las directrices marcadas por la jurisprudencia de esta sala y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.
Señalado lo anterior, el Tribunal Supremo recuerda que el riesgo de confusión consiste en la posibilidad de que “el público medio pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas”, y que esa posibilidad debe valorarse globalmente, atendiendo a la impresión que provoquen los signos en conflicto en el consumidor medio de la categoría de productos a que dichos signos se refieran, y considerando tanto los elementos fonéticos, visuales, gráficos y conceptuales de la marca, como la similitud entre los productos que señalen.
A ese respecto, el Tribunal Supremo razona que, mientras que la marca “Toro” está formada por un solo vocablo, de significado común en castellano, la marca “Badtoro” es un neologismo compuesto por dos términos, en el que el primero (“bad”) no aporta significado en castellano, pero sí en inglés (mal o informal) y que, en esa medida, aunque el elemento dominante de la marca “Badtoro” sea el vocablo “toro” y este sea idéntico a la marca “Toro”, el término “Bad” tiene una eficacia diferenciadora desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual más que suficiente para evitar que el otro elemento de la marca (“toro”) genere por sí mismo riesgo de confusión, más aún si se considera que los productos a los que se refieren ambas marcas no coinciden entre sí.
En definitiva, la mera coincidencia entre una marca y el elemento dominante de la otra no es causa suficiente para presumir que existe riesgo de confusión, sino que dicha posibilidad debe comprobarse de manera global, atendiendo a las circunstancias concurrentes del caso concreto, a saber: elementos fonéticos, visuales, gráficos y conceptuales de las marcas, visibilidad de las mismas y similitud entre los productos finales a los que se refieran y, también, la misma posibilidad de que el consumidor medio crea erróneamente que ambas marcan hacen referencia a la misma empresa, o a empresas vinculadas de algún modo.
Por esas razones, el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación y confirma la sentencia recurrida, manteniéndose, por tanto, la validez de la marca “Badtoro”.
