Novedad y actividad inventiva determinan la validez de una patente.
El Tribunal Supremo ha casado una sentencia de segunda instancia que declaraba nula una patente por carecer de novedad y actividad inventiva. Los juicios de novedad y obviedad no fueron realizados correctamente por el tribunal de segunda instancia.
La decisión ha sido adoptada en la Sentencia N.º 263/2017 de la Sala Primera del Tribunal Supremo, dictada en la fecha 03/05/2017. Los antecedentes de hecho fueron los siguientes:
Industrial Alimentarias de Navarra S.A.U. (en adelante, IANSA) era titular de la patente validada en España con número ES 2.256.219, que versaba sobre un determinado cierre para latas, en especial de conservas. Tras presentar la solicitud el 29/03/2001, la patente fue validada en España el 16/06/2006. En la fecha 08/04/2003, IANSA solicitó otra patente, que fue concedida y publicada el 16/02/2006 con el número ES 2.246.634.
Por su parte, Mivisa Envases S.A.U (en adelante, Mivisa), era fabricante de envases metálicos para productos de alimentación, entre cuyos clientes se encontraba IANSA.
En una fecha indeterminada, Mivisa incorporó a su producción las invenciones protegidas por las patentes ES 2.246.634 y ES 2.256.219, de las que era titular IANSA, y vendió a otras empresas los envases de conservas que incorporaban las invenciones protegidas por esas dos patentes.
Entendiendo que con esa actuación Mivisa había infringido sus patentes, IANSA formuló demanda ejercitando las acciones de violación de patentes y solicitando que se declarara la existencia de esa violación y que se condenara a Mivisa a indemnizarle los daños y perjuicios causados. Mivisa, por su parte, no sólo contesto a la demanda, sino que formuló reconvención solicitando que se declarara la nulidad de ambas patentes por carecer de novedad y de actividad inventiva.
En primera instancia, el Juzgado de lo Mercantil N.º 01 de Murcia dictó sentencia en fecha 27/11/2012. En ella, estimó parcialmente tanto la demanda planteada por IANSA como la reconvención formulada por Mivisa, y declaró que Mivisa había violado el derecho de exclusiva del que gozaba IANSA en relación a su patente ES 2.246.219, pero también declarando nula la patente ES 2.246.634.
Contra esa decisión, Mivisa interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por la Audiencia Provincial de Murcia en su sentencia de 27/05/2014. En ella, el tribunal estimó íntegramente el recurso de apelación y declaró la nulidad de la patente ES 2.246.219, por carecer de las notas de novedad y de actividad inventiva. De esta forma, ambas patentes quedaban anuladas, pues la declaración de nulidad de la patente ES 2.246.634 no había sido objeto de recurso. A juicio del tribunal, las alegadas novedades de la patente ES 2.246.219 eran meras consecuencias necesarias, resultados que inevitablemente se habían de producir y al que habría llegado necesariamente un experto en la materia que hubiera reproducido las enseñanzas de las patentes anteriores (divulgación implícita), y que la actividad inventiva tampoco existía porque, en definitiva, aplicaba técnicas ya previstas en patentes anteriores, y que no constituían características independientes, sino necesarias derivadas de las mismas.
Contra esa decisión, IANSA interpuso recurso de casación, impugnando la valoración jurídica realizada por la Audiencia Provincial tanto para concluir que la patente carecía de novedad por divulgación implícita, como para entender que carecía de actividad inventiva:
En relación al requisito de la novedad, el Tribunal Supremo parte, con la STS N.º 274/2011, de 27 de abril, de que “se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, y éste está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público […].” Dicho eso, en relación al juicio de novedad, recuerda, con la STS 325/2015, de 18 de junio, que indicaba “la falta de novedad puede ser explícita, derivada de cuanto se expone explícitamente en el documento anterior, o implícita, en el sentido de que, reproduciendo las enseñanzas del documento anterior, el experto en la materia hubiera inevitablemente llegado a un resultado comprendido en los términos de la reivindicación”. Además, el tribunal continúa indicando que el juicio de novedad debe realizarse de manera individual y separada respecto de cada patente anterior, y no de manera conjunta, como hizo la Audiencia Provincial.
Desde ahí, el Tribunal Supremo corrige el razonamiento de la Audiencia Provincial y concluye que la patente ES 2.246.219 sí reunía el requisito de la novedad porque, aunque esa patente como la anterior basaban el cierre de la lata en el termo-sellado, lo cierto es que ni el tipo plástico utilizado en la patente ES 2.246.219, ni el modo en que éste se utilizaría para sellar el espacio interior, podía extraerse de manera inevitable por cualquier técnico en la materia que aplicara la patente anterior.
En relación al requisito de la actividad inventiva, el Tribunal Supremo comienza indicando, de acuerdo con el artículo 8.1 de la Ley de Patentes, que “una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia”. Tras ello, el tribunal recuerda, con las SSTS 182/2015, de 14 de abril, y 325/2015, de 18 de junio, que “el criterio para juzgar sobre ese requisito es si el experto en la materia, partiendo de lo descrito anteriormente (estado de la técnica) y en función de sus propios conocimientos, es capaz de obtener el mismo resultado de manera evidente, sin aplicar su ingenio.” Es decir, “el criterio correcto a aplicar no es si el objeto reivindicado le habría resultado obvio a una persona inventiva, al margen del propio inventor, sino si hubiera resultado obvio a una persona competente pero no imaginativa.” Es lo que se ha denominado, en paralelismo al “juicio de novedad”, como “juicio de obviedad”.
Desde esa argumentación introductoria, el Tribunal Supremo concluye que la patente ES 2.246.219 sí reunía el requisito de la actividad inventiva porque, en definitiva, la técnica propuesta por la patente anterior impedía precisamente que con el termo-sellado ocurriera lo que la patente nueva proponía, lo que evidenciaba, en definitiva, que el avance que representaba la patente ES 2.246.219 no era en absoluto obvio, ni podía ser alcanzado por cualquier experto en la materia.
Por esas razones, estimando el recurso de casación interpuesto por IANSA, el Tribunal Supremo casa la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia y condena a Mivisa a pagarle el 15% de su margen del beneficio obtenido por la explotación de la patente ES 2.246.219.
