¿Alguien pensaba que se podían vender perfumes similares a los de “marca”, usando listas de equivalencias, sin incurrir en alguna infracción legal?
Aunque es una práctica que a pequeña escala ha existido en el mercado desde hace años, recientemente se han desarrollado empresas especializadas en comercializar perfumes “de imitación”. Han llegado ha hacer incluso campañas publicitarias en televisión. Sin embargo, estarán de acuerdo los lectores en que este modelo de negocio, “chirría” desde la perspectiva occidental de respetar y proteger la inversión que las empresas realizan en desarrollo de productos, diseño e implantación de sus marcas.
Sería extraordinariamente difícil vender estos productos sin que de alguna manera se hiciese referencia a la marca original. (Para los especialmente interesados, cabe destacar con relación a este tema la STJUE de 18 de junio de 2009).
Sobre uno de estos casos, se ha pronunciado la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, en Sentencia de 14 de septiembre de 2014.
El Grupo Saphir se dedica a la fabricación y venta de perfumes propios, que identifica con la marca propia pero que equivalen a las marcas de prestigiosas empresas. De hecho, para su uso interno y para sus distribuidores, tiene listados de equivalencia entre cada uno de los perfumes, según quedó probado mediante los informes de investigación privada aportados por las demandantes en el proceso al que nos referimos a continuación.
Por su parte el Grupo El Árbol, comercializó frascos de Caravan con etiquetas haciendo referencia a la correspondencia con las marcas de las demandantes. Y a pesar de que se les requirió para su retirada, no lo hicieron.
Las empresas Carolina Herrera, Puig France y Antonio Puig, presentaron demanda contra el Grupo Saphir (Industria Aragonesa del Perfume, Caravan Fragancias y Laboratorios Saphir) y el Grupo El Árbol Distribución y Supermercados, por infracción de marca y competencia desleal.
Según los informes aportados en la Audiencia Previa, los detectives de los fabricantes, acudieron a los puntos de venta actuando como particulares y se les facilitaron “listados de equivalencias” de los perfumes originales con sus imitaciones. En teoría, esta información era confidencial y no debería llegar al público.
El Juzgado de Marca Comunitaria número 2 dictó sentencia el 14 de enero de 2015 en la cual estimaba la demanda y consideraba:
1.- Infringidas las marcas “Carolina Herrera”, “CH”, “212”, “Ultraviolet”, “Paco Rabanne”, “Black XS”, “One Million”, “Lady Million”, “Nina Ricci” y “J Paul Gaultier” por la comercialización de sus perfumes de equivalencias por Laboratorios Saphir, Industria Aragonesa del Perfume, Caravan fragancias y Grupo El Árbol Distribución y Supermercados.
2.- Que Laboratorios Saphir, Industria Aragonesa del Perfume, Caravan Fragancias y Grupo El Árbol Distribución y Supermercados han cometido actos de competencia desleal contra Antonio Puig.
Y condenó a las demandadas, a cesar la comercialización, retirar el producto litigioso así como los materiales publicitarios, a abstenerse de proporcionar “listados de equivalencias” a otros distribuidores (de esta condena se excluye a El Árbol), a indemnizar solidariamente a las demandantes, a publicar a su costa el fallo en los periódicos “Expansión” y “El País”, y al pago de las costas.
Se estimó la acción de infracción de las marcas fundada en la doble identidad (artículos 9.1.a RMC y 34.2 LM) y en la protección reforzada de las marcas notorias (artículos 9.1.c RMC y 34.2 LM). No se aceptó la solicitud de indemnización del daño moral por los demandantes.
Las demandadas Grupo Saphir y El Árbol interpusieron sendos recursos de apelación
La sala considera que no es necesario hacer referencia a la marca original para poder comercializar el producto. Al contrario, al insertar la equivalencia con las marcas de las actoras, se invita a los consumidores a comprar dichos productos. Sin la referencia a la marca original los perfumes carecían para los consumidores de interés comercial, según la prueba aportada por la parte actora.
Se rechaza la alegación de que las acciones de las demandantes habían prescrito, pues la prescripción se debe interpretar restrictivamente (STS 8 junio 2015), no se puede acreditar la fecha en la que las actoras pudiesen conocer los hechos, al tiempo de presentar la demanda, los actos todavía persistían, no han transcurrido los 5 años de prescripción para las acciones de protección de marcas del artículo 45 LM y no se da el “retraso desleal” en ejercitar la acción como contrario a la buena fe (STS 19 febrero 2014).
Igualmente se desestima la alegación de que los listados de equivalencia eran confidenciales. Y la vulneración por sus comerciales, aunque fuesen agentes libres, no permite exonerarse al Grupo Saphir de su responsabilidad.
La coincidencia en todos los establecimientos entre referencias de Saphir y las marcas infringidas no puede tener otro origen que el listado de equivalencia del Grupo.
Por otra parte, aunque no se utilizase de forma concreta la marca en la comercialización de los perfumes por Saphir (no se menoscaba la función de indicar la procedencia de los productos), se considera que hay infracción de marca por que perjudica otras funciones de la marca como son el prestigio, reputación o “goodwill” que es inherente a las marcas de las actoras y de las que “pretende apropiarse el Grupo Saphir para promocionar sus productos”.
Se descarta también que sea necesario para describir las fragancias hacer referencia a las marcas originales.
En definitiva, la Sala actuando como Tribunal de Marca Comunitaria, confirma la sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria número 2 de alicante, que estima las acciones por infracción de marca y por competencia desleal.
