No existe riesgo de confusión cuando los elementos de la marca no son distintivos y a ésta le falta notoriedad.
En el marco de una controversia surgida entre dos empresas por posible riesgo de confusión entre sus marcas a consecuencia de la similitud de los términos “hojaldrinas” y “hojaldrines” que utilizaban cada una, el Tribunal Supremo ha confirmado que no existe tal riesgo de confusión, toda vez que dichos términos ni eran notorios, ni componían las marcas en su totalidad, que además estaban compuestas por otros elementos bien diferenciados.
La decisión ha sido adoptada en la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo N.º 504/2017, dictada en la fecha 15/09/2017.
Como antecedentes de hecho pueden mencionarse los siguientes:
Por una parte, la entidad mercantil Productos Mata S.A. era titular de las siguientes marcas:
1. Marca nacional mixta “HOJALDRINA”, solicitada el 04/03/1927.
2. Marca nacional denominativa “HOJALDRINES” solicitada el 13/03/1956.
3. Marca nacional mixta “HOJALDRINA PRODUCTOS MATA ALCAUDETE (JAÉN)” solicitada el 30/12/1994.
4. Marca nacional mixta “MATA HOJALDRINAS FABRICACIÓN EXCLUSIVA DESDE 1927 PRODUCTOS MATA, S.A.” solicitada el 09/09/2010.
5. Marca comunitaria “PRODUCTOS MATA, HOJALDRINA” solicitada el 01/04/1996.
Por otra parte, Museo del Turrón S.L. era titular de la marca nacional “1880 HOJALDRINES” solicitada el 22/02/2012, siendo sus productos producidos, comercializados y distribuidos por la empresa Almendra y Miel S.A.
Productos Mata S.A, formuló demanda contra las entidades Museo del Turrón S.L. y Almendras y Miel S.A. en la que ejercitaba:
1) Acción declarativa de infracción de los derechos exclusivos y prioritarios de sus marcas;
2) Acción de nulidad absoluta o relativa de la marca “1880 HOJALDRINES”, por mediar mala fe en el momento de la solicitud o riesgo de confusión, respectivamente; y
3) Acción declarativa de actos de competencia desleal por realizar actos de confusión, comparación, imitación, y explotación de la reputación ajena.
Dicha demanda fue desestimada por Juzgado de Marca Comunitaria N.º 01 de Alicante dictó sentencia de 19/06/2014.
A juicio del tribunal:
1) Las marcas de nominativas “Hojaldrinas” y “Hojaldrines” carecían de notoriedad y distintividad;
2) No hubo mala fe en la solicitud de la marca “1880 HOJALDRINES” por la demandada, pues no se probó que pretendiera aprovechar el prestigio de las marcas de la demandante;
3) No existía riesgo de confusión entre las marcas de demandante y demandada, porque mantenían una disparidad sustancial en sus diseños, considerando que el elemento “1880” de la marca de la demandada era un elemento dominante de la misma;
4) No existía riesgo de dilución, porque las marcadas de la demandante no reunían el requisito de la notoriedad en España, y
5) no existían actos de competencia desleal.
Esa sentencia fue recurrida en apelación por Productos Mata S.A. ante la Audiencia Provincial de Alicante, que, sin embargo, en su sentencia de 07 de noviembre de 2014 decidió confirmar íntegramente el pronunciamiento de primera instancia.
A su vez, contra esa sentencia de segunda instancia, Productos Mata S.A. formuló recurso de casación, fundado en que, a su juicio, existía riesgo de confusión cuando una marca consiste un signo compuesto uno de cuyos elementos es prácticamente idéntico al utilizado en una marca notoria.
En relación al primer motivo del recurso de casación, el Tribunal Supremo recordó que, para determinar la semejanza entre dos marcas, si bien es necesario atender al triple plano gráfico, fonético y conceptual, los criterios concretos que se utilicen dependen de la estructura de los signos a analizar, pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas complejas, o gráficas o mixtas. En concreto, indica el tribunal, “cuando las marcas en conflicto son compuestas o mixtas, su distintividad reside en la particular disposición de los elementos verbales y gráficos que forman un conjunto, y no en sus componentes” (SSTS 368/1987, de 10 de junio, y 382/2016, de 19 de mayo).
Desde ahí, el Tribunal Supremo concluyó que, en el caso en concreto, no existía tal riesgo de confusión, y ello por dos razones fundamentales:
1) El elemento predominante de la marca de la demandada era “1880” (y no hojaldrines), elemento que la diferenciaba claramente de las marcas de la demandante; y
2) La estructura de los signos de la demandante era muy diferente a la estructura del signo de la demandada (diferentes imágenes, geometrías, tonalidades, etc.).
Además, el Tribunal Supremo indicó que, de acuerdo con el criterio de la “complementariedad relativa” utilizado para determinar la aplicación de la normativa sobre marcas, la normativa sobre competencia desleal, o ambas simultáneamente, esa inexistencia del riesgo de confusión no podía dar lugar a la apreciación de una conducta de competencia desleal, porque lo determinante era la falta de semejanza entre las marcas de la sociedad demandante y la marca de la sociedad demandada, de manera que no se había atentado contra la función de garantizar a los consumidores la identificación de la procedencia del producto.
Por otro lado, en lo que se refiere a la pretendida notoriedad de las marcas titularidad de Productos Mata S.A., el Tribunal Supremo recordó también que el juicio de notoriedad se alcanza tomando en cuenta, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla, a lo que añadió que esa valoración jurídica (que es realizada por el tribunal de instancia) no puede ser revisada en casación aunque, para tranquilidad de la parte demandante, el Tribunal Supremo indicó que no existía error patente alguno en la conclusión alcanzada sobre la falta de notoriedad de las marcas de la demandante.
Por todo ello, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por Productos Mata S.A., y confirmó la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante el 07 de noviembre de 2014, que confirmaba la desestimación íntegra de la demanda presentada.
